Как выбрать название бренда и не нарушить чужие права

Предприниматели часто выбирают название бренда, ориентируясь на маркетинг, но игнорируют юридические риски. В результате — отказы в регистрации, споры с конкурентами и вынужденный ребрендинг. В этой статье рассказываем, как проверить название и выбрать безопасную стратегию регистрации товарного знака.

Коротко о главном

Название бренда становится полноценным юридическим активом только после регистрации товарного знака. На практике предприниматели используют три стратегии: регистрируют обозначение на старте, защищают уже используемый бренд или пытаются занять свободное, но известное на рынке название. Последний подход может снизить маркетинговые затраты, но связан с наибольшими юридическими рисками.

Чтобы избежать споров и отказа в регистрации, важно заранее проверить обозначение: обладает ли оно различительной способностью, не является ли описательным или вводящим в заблуждение, не конфликтует ли с уже зарегистрированными товарными знаками и другими объектами интеллектуальной собственности. Не менее важно определить, как именно будет использоваться знак и в каких классах МКТУ он регистрируется.

Почему важно позаботиться о товарном знаке заранее

Любой предприниматель заинтересован в том, чтобы в потребительском сознании его товар выделялся на фоне товаров конкурентов. Чтобы товар купили, он должен быть четко отличим от других аналогичных товаров, то есть индивидуализирован каким-либо обозначением.

Вопрос выбора того или иного индивидуализирующего обозначения, содержащего, например, графический, словесный, объемный элементы, их комбинацию или даже цвет или запах, зависит от ряда факторов и управленческих решений, основанных на целях предпринимателя и специфики рынка.

Бренд и товарный знак: в чем разница

Бренд — это совокупность восприятия в голове клиента: имя, репутация, визуальный стиль и др. Вы можете потратить миллионы на продвижение бренда, но юридически он не будет принадлежать вам, пока вы его не зарегистрируете.

Товарный знак — это исключительное право, удостоверенное свидетельством Роспатента. Согласно ст. 1482 ГК РФ, в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации.

Таким образом, бренд — это актив, который вы создаете, а товарный знак — инструмент, который этот актив защищает.

Три стратегии регистрации товарного знака: риски и последствия

Условно можно выделить несколько моделей, которые демонстрируют разные подходы в логике и мотивации предпринимателя при принятии решения о выборе товарного знака, а также правовые последствия такого решения.

Модель 1. Захват незарегистрированного бренда

В рамках данной модели можно сказать, что бренд «юридически свободен»: все его используют, но никто не зарегистрировал, то есть не распространил на него режим собственной легальной монополии.

С момента регистрации предприниматель, получивший исключительное право на товарный знак, может предъявлять требования о запрете использования данного обозначения и о взыскании компенсации за факт его использования. Предпринимателю не нужно с нуля проводить работу по формированию известности бренда — он фактически приобретает бренд с уже заложенной известностью, минимизируя маркетинговые издержки.

Но эта модель влечет серьезные правовые риски. Регистрацию товарного знака признают недействительной, а ваши действия — актом недобросовестной конкуренции, если конкурент докажет, что:

• зарегистрированное вами обозначение использовалось на рынке не только вами;
• ваша попытка монополизировать использование этого обозначения направлена лишь на устранение рыночной конкуренции (патентный троллинг).

Дополнительный риск — иски конкурентов о взыскании убытков от блокировки их карточек товаров на маркетплейсах из-за ваших претензий.

Модель 2. Защита собственного бренда

Вторая условная модель — предотвращение паразитирования на обозначении, которое стало известно благодаря вашим усилиям. Допустим, вы работаете не первый год без зарегистрированного товарного знака и постоянно совершенствуете свой продукт. Вы имеете право защитить бизнес от недобросовестных конкурентов, продающих свой продукт под маркировкой вашего бренда и присваивающих определенную часть доходности бренда.

Зарегистрировав брендовое обозначение как товарный знак, вы получаете инструмент, который сосредотачивает всю доходность бренда исключительно в ваших руках.

Преимущества модели:

• нет рисков патентного троллинга — вы действуете добросовестно, защищая свой бренд;

• суды поддержат вашу позицию против недобросовестных конкурентов.

Однако есть иной риск: в случае изначального ведения бизнеса без товарного знака вы можете попасть в ситуацию, в которой кто-то из ваших конкурентов подаст заявку на регистрацию обозначения. Это значит, что ваш конкурент может зарегистрировать товарный знак раньше вас. В этом случае вы упираетесь в необходимость принятия одного из двух решений: вступить в юридическую борьбу с конкурентом или провести ребрендинг.

Модель 3. Регистрация товарного знака на этапе стартапа

Эта модель позволяет предотвратить все описанные риски и спокойно строить бизнес, не переживая за его индивидуальность, наказывая и устраняя недобросовестных конкурентов, паразитирующих на вашем бренде.

Что следует учесть при выборе товарного знака

Кроме описанного выше, следует:

1. Определение формы использования. Примите четкое решение, в какой именно форме вы будете использовать обозначение. Например, если использовать одно слово из товарного знака, состоящего из нескольких словесных элементов, это приведет к риску утраты правовой охраны по иску заинтересованного лица или к сложностям судебной защиты против недобросовестных конкурентов.

2. Проверка различительной способности. Она достигается двумя методами: обозначение настолько оригинально и отличимо от других по форме или содержанию, что может идентифицировать конкретный продукт, а также обозначение длительное время применялось на рынке одним лицом и обрело ассоциативную связь с конкретной компанией.

3. Отсутствие описательности и вводящих в заблуждение элементов. Например, обозначение может быть признано вводящим в заблуждение, если оно создает у потребителя ложное представление о месте происхождения товара.

4. Проверка на сходство с товарными знаками. Проверьте, нет ли более ранних товарных знаков и заявок на регистрацию товарных знаков, тождественных или сходных до степени смешения с выбранным вами обозначением. Здесь помогут онлайн-сервисы поиска товарных знаков и заявок на регистрацию, например, платформа Роспатента или ресурс Brand-Search.ru.

5. Проверка на конфликты с другими объектами. Важно выяснить, не конфликтует ли ваше обозначение со средствами индивидуализации, а также результатами интеллектуальной деятельности, исключительное право на которые принадлежат третьим лицам.

6. Определение, в отношении каких именно товаров и услуг будет использоваться знак. Так, многие регистрируют товарный знак в отношении большого количества классов товаров и услуг (МКТУ), при том что компания будет использовать обозначение лишь в рамках одного или нескольких классов. Потенциально такая массовая регистрация чревата исками об оспаривании регистрации обозначения со стороны организаций, уже использующих обозначение на рынке, отличном от вашего.

Выводы

Юридически безопасный выбор товарного знака складывается из проверки трех вещей:

1. можно ли вообще зарегистрировать обозначение;
2. не нарушает ли оно более ранние права третьих лиц;
3. будет ли оно реально использоваться в заявленном виде.

Предпринимателю важно учитывать не только реестр товарных знаков, но и заявки, фирменные наименования, коммерческие обозначения, географические указания, а также возможный конфликт с именами, произведениями и персонажами.

Кроме того, предпринимателю следует спрогнозировать риски признания действий по регистрации товарного знака недобросовестной конкуренцией. Иначе бренд, в который вложены деньги, очень быстро превращается в повод для отказа Роспатента, иска или вынужденного ребрендинга.